"Due Diligence" en la Transferencia de Marcas
Todos aún deben recordar el famoso caso de transferencia de marca, es decir, Apple Company firmó un contrato de transferencia de marca con Proview Company de la provincia de Taiwán. La marca iPad estaba bajo el nombre de Shenzhen Proview Company, por lo que Apple Company y. Shenzhen Proview Company Guan Company tuvo una disputa sobre la transferencia de la marca iPad. Después de la mediación, Apple finalmente pagó otros 60 millones de dólares a Shenzhen Proview y las dos partes resolvieron la disputa sobre la marca iPad en un paquete. Apple pagó 60 millones de dólares adicionales por la marca iPad. En realidad, en el negocio de marcas, muchos clientes y agencias sólo se centran en cuestiones legales en la solicitud, oposición, revisión y otros procedimientos de marca, pero no prestan suficiente atención a la transferencia de marca.
Simplemente creemos que las cuestiones legales involucradas en la transferencia de marcas son más simples que las involucradas en otros procedimientos de marcas. Los procedimientos como la solicitud, transferencia, oposición y reexamen de una marca implican cuestiones legales relacionadas con la propia marca, que entran en la categoría de derechos de propiedad intelectual tradicionales, por lo que las agencias de marcas o los abogados de marcas tradicionales pueden básicamente resolverlos. La transferencia de marcas implica no sólo el derecho de marcas, sino también el derecho de sociedades y el derecho contractual. Todo el procedimiento de transferencia de marca es un proceso muy complicado. Y la diligencia debida es un vínculo muy importante.
(1) Realizar la debida diligencia sobre la entidad cedente.
En general, el solicitante/registrador de una marca tiene derecho a transferir su marca y la posibilidad de problemas es muy pequeña. Aun así, Apple no abordó el tema en el caso de transferencia de la marca iPad, dando por sentado que Proview de la provincia de Taiwán era el objeto de la marca iPad. Además de determinar el titular de la marca, es necesario examinar al menos los siguientes tres aspectos: a. Si la marca es propiedad de la misma persona b. un hogar industrial y comercial individual o un operador de contrato rural. Por lo tanto, muchas personas físicas confían a una empresa la solicitud de una marca para sí mismas, y la persona física firma un acuerdo de tenencia con la empresa, estipulando que el solicitante o el solicitante de registro de la marca no tiene derecho a transferir la marca. falsificó documentos y licencias relevantes al solicitar marcas registradas. Ante esto, es necesario actuar con la debida diligencia sobre el cesionario para prevenir este riesgo.
2. Realizar la debida diligencia sobre si existe una marca comercial igual o similar en productos/servicios iguales o similares.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Marcas, al transferir una marca registrada, el titular de la marca deberá transferir marcas similares registradas en los mismos productos o marcas idénticas o similares registradas en productos similares. El objetivo de este punto es cómo determinar productos similares y marcas similares. Sin la debida diligencia y una rica experiencia práctica en materia de marcas, es imposible emitir un juicio preciso. La investigación incluye no sólo marcas registradas, sino también investigación y juzgamiento de marcas en el país de solicitud.
Tres. ¿La transferencia de la marca cumple con las disposiciones pertinentes de los estatutos del cedente?
La transferencia de marcas es una enajenación de los activos de la empresa y debe decidirse mediante una junta de accionistas u otros procedimientos de conformidad con los estatutos de la empresa y las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades. Sin procedimientos legales, la transferencia de marcas es muy defectuosa. Incluso si existe la firma del representante legal y/o el sello oficial de la empresa, la transferencia de la marca se considerará inválida o revocada conforme a la ley. Llevar a cabo una investigación sobre los asuntos anteriores, enumerar los problemas existentes y proponer soluciones para mejorar las prácticas de transferencia de marcas.
4. Si la marca transferida tiene defectos de derechos.
Ya sea que la marca transferida esté sujeta a oposición de otros terceros, solicitudes de nulidad, solicitudes de cancelación por cese de uso durante tres años consecutivos, o incluso denuncias/demanda por infracción. La marca transferida deberá cumplir con las disposiciones pertinentes de la Ley de Marcas: A. Una marca que ha sido solicitada para su registro sobre productos iguales o similares por otros no constituye una marca idéntica o similar b. la relación está registrada; no infringir los derechos anteriores de otros terceros, incluidos los derechos anteriores de nombres comerciales, derechos de nombres, derechos de autor, etc. ;d. No existe infracción de marcas comerciales conocidas de otras empresas, etc.
5. Investigar si el cedente está involucrado en un litigio importante.
El derecho de marca es una especie de derecho de propiedad. Una vez que el cedente se ve involucrado en un juicio importante, su marca puede ser embargada y embargada por el tribunal, lo que obstaculizará futuras transferencias o incluso imposibilitará la transferencia. Si el cedente está involucrado en un litigio importante, se debe proponer una solución basada en la situación del cedente y se deben evaluar los riesgos de aceptar la marca.
Verbo intransitivo: Realizar la debida diligencia sobre si la marca transferida ha sido licenciada a otras partes.
Si la marca a transferir ha sido licenciada, tendrá un gran impacto para el cesionario. La regla de “la compra y venta no rompe el contrato de arrendamiento” también se aplica a la transferencia y licencia de marcas. El cesionario de la marca aún está obligado a continuar ejecutando el acuerdo de licencia de marca previamente firmado. Una vez que otro tercero pueda utilizar la marca transferida, tendrá un gran impacto en su propio mercado. Lo que es más grave es que algunas licencias de marcas son licencias exclusivas, es decir, el propietario de la marca no tiene derecho a utilizarla por sí solo durante el período de la licencia.
Siete. Investigar si la marca transferida está pignorada.
Debido a financiación externa, el cedente pignorará en muchos casos los derechos de la marca. Una vez transferida la marca pignorada y el cedente tenga problemas de reembolso, la marca transferida entrará en proceso de subasta y el cesionario no podrá obtener la marca.
8. Investigación de la inversión extranjera del transmitente.
Investigar las empresas invertidas en el extranjero por el cedente para determinar si estas subsidiarias operan el mismo o similar negocio que los bienes y servicios aprobados por el cedente. Si existe el mismo o similar negocio, si el cesionario será El. El uso de marcas registradas por parte de otras partes tendrá impactos, evalúe estos impactos y proponga soluciones.
Los ocho aspectos antes mencionados que es necesario investigar en la transferencia de marca están referidos a casos reales. A pesar de sus esfuerzos, la mayoría de los clientes resuelven sus problemas o minimizan el impacto. Sin embargo, también hay empresas que han perdido sus marcas a pesar de pagar tarifas de transferencia porque no realizaron la debida diligencia; algunas marcas transferidas han sido cuestionadas por otras partes y algunas han sido acusadas de responsabilidad por infracción; se han concedido licencias a terceros; algunas marcas han sido concedidas. La parte cedente se retira.
Incluso si el problema finalmente se resuelve, se gasta mucha mano de obra y recursos financieros, y algunos incluso pierden la mejor oportunidad del mercado. Por tanto, la debida diligencia en la transferencia de marcas es una parte indispensable, y es una conciencia que debe tener toda empresa que valore los derechos de propiedad intelectual.